Un Tribunal de Estados Unidos dio la razón a una empresa distribuidora de bebidas alcohólicas en su litigio con otro grupo distribuidor de cigarros por el registro de una marca. El pleito arrancó cuando la firma Galán solicitó ante la Oficina que gestiona las marcas la inscripción de la marca denominativa “Ternura” para “cigarros”, a la que se opuso la firma “Don Francisco Spirits LLC” que había con anterioridad registrado la marca denominativa “Ternura” para “licor, tequila, vodka, vinos”.
En la sentencia el Tribunal confirmó la decisión de la oficina de marcas de denegar el registro solicitado por “Galán”, al considerar que las marcas en cuestión son “idénticas en sonido, apariencia, connotación e impresión comercial, y los consumidores estadounidenses están acostumbrados a que los cigarros y el alcohol son vendidos por los mismos espacios comerciales, y su venta bajo la misma marca para uso complementario, es probable que crea que los productos provienen de la misma fuente”.
Para rebatir esa probabilidad de confusión el solicitante Galán había acompañado una lista de hipervínculos en varios sitios web, supuestamente para resaltar su renombre en la industria del cigarrillo. No obstante, para el tribunal dicha lista de enlaces tiene un valor relativo, ya que entendió que la mera enumeración de un enlace a un sitio web “hacen poco para mostrar el contexto dentro del cual se usa un término”. Destacando, que para cualquier análisis de probabilidad de confusión, dos claves de consideraciones son necesarias: las similitudes entre las marcas y las similitudes entre los bienes.
Para el tribunal, tampoco resultó convincente el otro argumento del solicitante apelante, de que la marca en cuestión transmite diferentes impresiones comerciales en relación con los bienes involucrados, porque viajan en diferentes canales comerciales y usan diferentes tipos de envases.
Con respecto a lo primero el tribunal dijo que el registro probatorio demostró que los cigarros del solicitante y el registrante de las bebidas alcohólicas viajan en canales de comercio similares.
No persuade al tribunal el segundo argumento del solicitante de que se debe mirar hacia el embalaje del producto u otro material extrínseco. En ese sentido se explica que, mientras que los puros y bebidas alcohólicas pueden ser envasados de forma diferente, los consumidores pueden confundirse en cuanto a la fuente del bien, cuando sus paquetes llevan la marca registrada idéntica. En esa dirección el tribunal resolvió, que no es necesario que los productos respectivos sean idénticos o incluso competitivos, a fin de apreciar que están relacionados. Basta con que estén “relacionados de alguna manera o que las circunstancias que rodean su comercialización sean tales que podrían dar lugar a la creencia errónea de que los bienes emanan de la misma fuente”. El problema no es si los compradores confundirían los bienes, sino si existe una probabilidad de confusión en cuanto a la fuente de estos bienes.
"La firma Galán solicitó en Estados Unidos la inscripción de la marca denominativa 'Ternura' para cigarrillos, a la que se opuso una firma que la había registrado para licor, tequila y vinos".
El Fiscal examinador también argumentó que los bienes respectivos de las partes están “relacionados” porque son productos complementarios que se comercializan juntos en hoteles y bares para consumo simultáneo. Y aportó un ejemplo, el titulado de un artículo “Cigar Bar”, que comienza con la siguiente declaración: “Hay algunas cosas que combinan mejor que una bebida fuerte y una cigarro”. El artículo, en su opinión, sugiere emparejamientos de cigarros con tipos particulares de escocés, ron, coñac, vinos y cócteles. La evidencia del uso complementario, como se presenta aquí, es relevante para determinar si los bienes están relacionados a efectos de riesgo de confusión.
Otro factor considerado por el tribunal a pedido del solicitante, giró en torno a la sofisticación del consumidor, o sea, sobre las condiciones bajo las cuales se realizan las ventas, es decir: “impulso” versus “compra cuidadosa y sofisticada”. El solicitante en su apelación alega que su cigarro Ternura es un cigarro “Premium” y no se vende en ningún minorista tienda, cadena de tiendas, estación de servicio o restaurante. Sin embargo, para el tribunal, ninguno de los productos del solicitante, tal como se identifica en la solicitud involucrada, ni de los datos del registrante, surge que están limitados o restringidos en cuanto a la calidad o tipo de los bienes, canales comerciales, campos de uso, clases de compradores o puntos de precio. Como se ha señalado arriba, lo que hace suponer que estos productos se comercializan en todos los comercios normales canales y a todas las clases normales de compradores de dichos bienes. Del mismo modo, se dijo, debemos suponer que los “cigarros” del Solicitante y las bebidas alcohólicas del Registrante abarcan todos los tipos de productos descriptos, incluidos los costosos y económicos.
El tribunal concluyó: “Hemos considerado todos los argumentos y pruebas del registro, incluidos los no específicamente discutidos aquí, y todos los factores relevantes. Encontramos que las marcas en cuestión son idénticas y los productos identificados del solicitante están ‘relacionados’, son complementarios a los productos del registrante, se mueven en los mismos canales comerciales y se ofrecen a las mismas clases de compradores o similares. Nosotros en consecuencia, concluimos que la marca del solicitante, tal como se utiliza en relación con los productos identificado en la solicitud, por lo que se asemeja a la marca citada que probablemente cause confusión o error, o para engañar bajo la Sección 2 º de la Ley de Marcas. Decisión: negativa a registrar la marca ‘Ternura’ del solicitante. La Marca registrada se afirma”.
Los fundamentos de fallo que precedentemente he resumido debo a la gentileza de Robert B. Burlingame (Special Counsel de Pillsbury) que lo hizo conocer en toda su extensión a socios de la AIDV, como asimismo su opinión sobre ese asunto: “Si bien a menudo he encontrado conflictos de marcas en la cerveza frente al vino, el vino frente a las bebidas espirituosas y las bebidas alcohólicas frente a los contextos de los servicios de restaurantes, esta es una decisión de marca registrada respecto de los cigarros frente a las bebidas alcohólicas. Esta decisión confirma que, al tratar de borrar una marca de uso y / o registro en los EEUU, en relación con vinos, cervezas o licores (o al vigilar o defender tales marcas), es importante considerar los bienes y servicios relacionados, incluyendo cigarros”.
